Quel avenir pour la marque tridimensionnelle

La quasi-impossibilité d’obtenir, au niveau communautaire, l’enregistrement de marques tridimensionnelles constituées de la forme du produit ou de son emballage, sonne aujourd’hui comme une évidence. Pourtant, si l’on perçoit bien la logique des instances communautaires au travers des différentes décisions des Chambres de Recours de l’OHMI, du TPI CE et de la CJCE, il existe des raisons de s’interroger sur le bien-fondé d’une telle prise de position.

Seule une infime partie des demandes d’enregistrement de marques en trois dimensions est en effet acceptée par l’Office, celui-ci estimant que les formes présentées sont « incapables d’indiquer l’origine des produits couverts« .

Les instances communautaires ne cessent de confirmer cette tendance à rejeter quasi-systématiquement les demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif de ces marques ne soient pas différents de ceux applicables aux autres types de marques (verbales et figuratives).

Ainsi, le caractère distinctif d’une marque constituée par la forme du produit ou par son emballage – c’est une constante – s’avère en pratique plus difficile à démontrer que pour les marques verbales ou figuratives.

De nombreuses décisions des Chambres Recours, du TPI CE et de la CJCE illustrent ce phénomène. Parmi celles-ci, le cas classique du refus de la protection à titre de marque de détergents présentés sous forme de tablettes est pour le moins significatif :

Par plusieurs arrêts en date du 29 avril 2004, la Cour de justice des Communautés européennes vient de confirmer la position du TPI CE qui refusait la protection à titre de marque de la forme en tablette de certains détergents (CJCE, 29 avr. 2004, Procter & Gamble, aff. C-468/01 P à C-472/01 P et C-473/01 P et C-474/01 P ; CJCE, 29 avr. 2004, Henkel, aff. C-456/01 P et C-457/01 P).

Dans ces arrêts, la Cour reprend la lettre son arrêt Henkel du 12 février 2004 et rappelle qu' »un signe composé de la forme tridimensionnelle d’une tablette pour lave-linge ou lave-vaisselle, en combinaison avec l’agencement des couleurs de cette tablette, peut, en principe, constituer une marque pour autant que les deux conditions mentionnées au point précédent sont remplies« .

Cependant, selon la Cour « les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative« .

Une autre décision de la 1ère Chambre des Recours de l’OHMI (11/05/2004;R104/2003-1) concernant une demande d’enregistrement portant sur une forme de montre-bracelet de la société ROLEX, est également significative de la position des instances communautaires à l’égard des marques tridimensionnelles.

En effet, la Chambre a estimé que la marque présentée à l’enregistrement était dépourvue de caractère distinctif et a rappelé sa position traditionnelle. Selon elle, « Rien n’indique que le consommateur de référence identifie et mémorise l’origine d’une montre-bracelet ou d’un chronomètre par sa forme. En effet, le consommateur confronté à un choix entre de nombreuses marques de montres-bracelets se référera plutôt à une marque verbale pour identifier l’entreprise d’origine de ce produit« .

La seule issue pour obtenir de manière assez sûre l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle dont le caractère distinctif prima facie n’est quasiment jamais reconnu par l’OHMI, demeure en définitive de démontrer le caractère distinctif de la marque, acquis par l’usage, antérieurement au dépôt.

Cette argumentation doit établir qu’en raison de l’usage de la forme en question sur une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne, le signe en cause était antérieurement au dépôt, perçu par le public pertinent comme un signe distinguant les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée. Cela étant, cette argumentation devra, pour être recevable, être appuyée par de solides éléments de preuve.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage, doivent notamment être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de Chambres de Commerce et d’Industrie ou d’autres associations professionnelles.

Ces décisions soulignent donc la difficulté d’obtenir l’enregistrement d’une marque communautaire tridimensionnelle si l’on ne prouve pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

Pour les instances communautaires et notamment la CJCE, c’est un parti pris que de considérer que le consommateur moyen n’est pas habitué à apprécier l’origine des produits en se basant sur leur forme ou emballage.

Sans remettre en cause la réalité des faits derrière lesquels les instances communautaires se retranchent, force est de constater que l’affirmation de la Cour demeure péremptoire et non prouvée.

Pour le moins, une étude comportementale du consommateur face aux signes tridimensionnels aurait pu servir de base à une telle prise de position. Or, à notre connaissance, il n’est fait mention d’aucune étude de ce type ou de toute autre base scientifique ou comportementale venant appuyer la thèse de l’incapacité ou à tout le moins de la difficulté du consommateur moyen à identifier l’entreprise d’origine d’un produit au moyen de sa forme ou de celle de son emballage.

De ce fait, le seul moyen d’espérer obtenir à terme, l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle demeure pour l’instant, de protéger la forme d’un produit par le dépôt d’un modèle communautaire, puis de déposer une marque tridimensionnelle après un usage suffisant pour que la forme ait acquis un caractère distinctif.

Après s’être montré à l’origine, délibérément favorable, à l’enregistrement des marques tridimensionnelles l’OHMI, suivi par le TPI CE et la CJCE, opère depuis quelques années un revirement radical en restreignant le domaine de la marque communautaire et en incitant les déposants à se reporter en matière de signes tridimensionnels sur le modèle communautaire, effectif depuis l’année dernière.

C’est peut-être une coïncidence, mais il ne fait nul doute que la position très rigide des instances communautaires en matière de marques tridimensionnelles, sera de nature à contribuer fortement au succès du tout jeune modèle communautaire.

Auteur : Eric DUPONT, Conseil en Propriété Industrielle

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