Une stratégie contractuelle pour le transfert de technologie

Le transfert de technologie constitue une opportunité pour l’industrie, les universités et les organismes de recherche et de développement de générer des profits en exploitant leur technologie par la concession de licences. En plus de cette fonction de nature lucrative, le transfert de technologie produit des effets positifs pour le marché commun. Il aide à améliorer l’efficacité économique, à renforcer la concurrence, à favoriser l’innovation, à réduire le risque de duplication des efforts de recherche et de développement, à générer de la concurrence dans le marché de produits, et peut donner lieu à des nouveaux efforts de recherche et de développement.

Une entité qui souhaite exploiter sa technologie doit passer, dépendant de son « niveau de préparation », par les phases d’acquisition, d’évaluation et de coopération en matière de projets de recherche et de développement, afin d’être en mesure de passer à la phase d’exploitation et concéder des licences.

Une stratégie contractuelle peut être appliquée afin d’aborder chacune de ces phases en sécurité.

Le transfert de technologie commence par l’acquisition. Pour assurer un échange mutuel équilibré de connaissances et d’autres informations confidentielles sur une base de bonne foi, il est nécessaire de conclure un accord de confidentialité ou un accord de non-divulgation (CDA ou NDA), établissant l’obligation mutuelle d’utiliser les informations confidentielles uniquement dans le but d’évaluer les possibilités de collaboration ou d’exploitation.

Les CDA et les NDA peuvent inclure une clause d’option, permettant au partenaire potentiel d’accepter une offre de collaboration ou un accord de licence durant une certaine période d’option. Une clause d’option exclusive donne au partenaire potentiel une priorité par rapport aux concurrents. Ce dernier devra prendre une décision durant la période d’option. S’il n’exerce pas son droit d’option durant cette période, les parties sauront avec certitude qu’elles sont libres de chercher pour d’autres partenaires potentiels.

La conclusion de contrats est également essentielle pour la phase de mise en œuvre de projets de recherche et de développement . Ceci peut être effectué par l’acceptation de l’offre telle que définie dans les Termes et conditions générales, ou par un accord séparé, tel un accord de coopération ou un accord de consortium, comme dans le cadre des projets financés par l’Union européenne sous le sixième programme-cadre (6PC). Les parties doivent considérer et négocier leurs intérêts avec prudence, de manière que les clauses les plus importants de l’accord reflètent l’arrangement des parties. On entend par « clauses les plus importantes » celles relatives à la spécification des taches (annexe technique), à la durée du projet, à la rémunération, à la supervision et à la gestion du projet, à la confidentialité, à la responsabilité, aux garanties, aux droits de propriété intellectuelle des tiers qui pourraient être en conflit avec l’accord, à la gestion des droits de propriété intellectuelle, à la publication et à la publicité, aux droits d’accès pour l’exécution du projet et pour l’exploitation des résultats, à la loi applicable, à la juridiction compétente, à l’arbitrage et à la médiation. Si les parties connaissent déjà leurs intérêts fondamentaux concernant l´exploitation, au moment de la conclusion de l’accord, il est recommandé d’inclure dans l’accord une clause de préférence ou un contrat d’option additionnel contenant les termes de la licence (tels que définis à ce stade).

Enfin, l’exploitation est basée sur un accord de licence, d’un brevet, d’un savoir-faire, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, ou sur un accord mixte de licence, selon le cas. L’étendue d’une licence peut varier, dans le sens ou celle-ci peut être non-exclusive, exclusive ou exclusive pour un certain domaine défini d’application. Les redevances peuvent inclure un acompte, des redevances courantes, de redevances minimales ou de redevances prévues par la loi pour les inventeurs employés. Les négociations sur les redevances doivent tenir en considération l’investissement de l’entité qui concède la licence et l’apport innovant de la technologie, ainsi que l’investissement du licencié dans le développement de la technologie de l’entité qui concède la licence, l’investissement pour les éventuels développements subséquents et la commercialisation, et l’estimation de la demande du marché. La comparaison avec d’autres accords de licence conclus dans le même domaine technologique est très utile afin de pouvoir estimer la valeur marchande d’une licence.

Enfin, il est tout aussi important de mentionner que les accords de licence doivent respecter les règles communautaires de concurrence, plus particulièrement l’Article 81, paragraphe 1 du Traité CE, qui interdit tout accord de licence qui a pour effet de fausser la concurrence, par exemple un accord qui permet à deux concurrents de répartir le marché entre eux.

Le règlement (CE) No 772/2004 du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, accorde aux accords de licence le bénéfice de l’exemption par catégorie de l’Article 81, paragraphe 1 du Traité CE sous les conditions suivantes, que les parties-mêmes doivent évaluer:

L’accord de licence ne peut pas contenir des restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves, comme par exemple la détermination des prix ou la limitation de la production.

Les accords de licence des entreprises concurrentes sont exemptés sous la condition que les parts cumulées des parties sur le marché n’excèdent pas le 20% du marché de produits ou du marché de technologies en cause. Les accords de licence entre entreprises non-concurrentes sont exemptés jusqu’au limite du 30% du marché de produits ou du marché de technologies en cause pour chacune des entreprises.

Si vous avez des doutes concernant le respect de ces conditions, il est recommandé de demander l’aide d’experts en droit ou en finance.

Pour résumer, la conclusion de contrats est et devrait être utilisée comme une plate-forme stratégique afin d’obtenir une collaboration sincère et une exploitation réussite, tout en préservant les intérêts des parties.

Auteur : Dr. Britta Seidel-Speer, Conseil juridique de l’IPR-Helpdesk

Source : www.ipr-helpdesk.org