La contrefaçon des titres de propriété industrielle

Lorsque la preuve est établie qu’il y a contrefaçon d’une œuvre, d’une invention, en un mot d’une création attitrée, le propriétaire lésé a le droit d’engager une action en contrefaçon contre le présumé auteur du délit. Un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle n’intervient qu’en amont de la contrefaçon, en ce sens qu’il est capable de déterminer, grâce aux compétences professionnelles de ses membres, mais aussi grâce à des expertises, s’il y a reproduction, imitation, copiage de l’œuvre originale.

Cependant, s’agissant de la défense même du droit de propriété industrielle, n’étant pas habilité à plaider, un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle demandera à son réseau d’avocats de présenter les dossiers de ses clients devant les tribunaux. Quant à l’exécution éventuelle des décisions de justice telles que les saisies des biens litigieux, elles s’avèrent souvent délicates, car l’huissier, accompagné d’un conseiller en propriété industriel, en raison du caractère technique des investigations, n’est pas toujours bien reçu, et a de réelles difficultés à procéder à la saisie de ces biens particuliers. La procédure des procès en contrefaçon variera selon que sont en cause les titres de propriété industrielle tels que les brevets, les marques, ou encore les dessins et les modèles.

Ce qui nécessite de présenter successivement les 3 points suivants :

– Les procès en contrefaçon des brevets d’invention ;
– Les procès en contrefaçon des marques ;
– Les procès en contrefaçon des dessins ou des modèles.

Les procès en contrefaçon des brevets d’invention

Les procès en matière de brevets tiennent compte de la technicité qui les caractérise. C’est pourquoi, seuls certains tribunaux sont habilités à juger des affaires relatives au droit des brevets : Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Lille, Limoges, Nancy, Rennes, Toulouse. Ils ont ainsi compétence exclusive en matière de contrefaçon, ainsi qu’en matière de faits de concurrence déloyale connexes aux faits de contrefaçon.

Toute atteinte au droit exclusif des propriétaires de brevets constitue un délit de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et justifiant ainsi la saisine des juridictions précitées. Cette atteinte s’observe lorsque des personnes malintentionnées, qui n’ont aucun droit sur une invention, fabriquent, sans autorisation, le produit breveté ou mettent en œuvre le procédé breveté, selon les cas. C’est un délit civil, même si la preuve de la mauvaise foi du fabricant n’est pas rapportée. Il en est de même pour celui qui fabrique de bonne foi un bien, mais en ignorant qu’il est protégé par un brevet. C’est la contrefaçon directe : elle ne fait pas de distinction entre celui qui est de bonne ou de mauvaise foi, car une personne doit toujours se renseigner sur l’éventuelle existence du bien qui l’intéresse avant de commencer sa fabrication.

Quant à la contrefaçon indirecte, elle consiste au fait que des personnes, autres que le titulaire du brevet, revendent ou utilisent ce qui a été fabriqué sans autorisation par un autre. Ils ne sont responsables que s’ils ont agi en connaissance de cause : leur mauvaise foi doit être prouvée. Dans le cas contraire, par exemple si un commerçant vend des objets issus d’une contrefaçon, il peut être condamné à cesser ses activités, car nuisent aux intérêts du breveté. Cette solution semble plus appropriée, car dans la pratique, il n’est pas facile de calculer le montant des dommages intérêts en fonction du préjudice subi par la victime.

En outre, à la demande de la partie lésée, le juge civil pourra ordonner la confiscation des objets reconnus contrefaits, afin de réparer le préjudice. En général, le titulaire d’un brevet préfère obtenir une indemnité accompagnée de la destruction des objets copiés plutôt que leur confiscation à son profit. Or, dans la pratique, la réalité est toute autre, car la sanction du délit de contrefaçon du brevet représente un système lourd : la condamnation de l’auteur du délit risque de n’intervenir que longtemps après les faits qui lui sont reprochés.

C’est pourquoi, un système préventif existe pour permettre au breveté, en cas de contrefaçon de son brevet, de s’adresser au juge des référés pour interdire au contrefacteur de continuer les actes portant atteinte à ces droits de propriété industrielle. Au préalable, le breveté doit avoir engagé des poursuites en contrefaçon dans les 3 ans, à compter du moment où il a eu connaissance des faits de contrefaçon. En cas de licence exclusive de brevet, le licencié a également le droit d’agir en contrefaçon -sauf si le contrat prévoit le contraire- car, après tout, il est autant victime que s’il avait été le titulaire du brevet. Il devra mettre en demeure ce dernier d’agir s’il est resté inactif.

La saisie contrefaçon est une autre sanction à l’égard du contrefacteur, et au profit du breveté ou du licencié. Elle ne pourra être ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où se trouvent les objets contrefaits, que si sont prouvés les agissements incriminés. Elle aboutit au retrait des objets contrefaits à leur possesseur. Puis, dans les 15 jours de la saisie, le breveté ou le licencié doivent se pourvoir devant le tribunal pour que l’affaire soit jugée au fond. A défaut, la saisie sera nulle, et le saisi pourra même obtenir des dommages intérêts. C’est pourquoi, sont interdites les saisies abusives engagées dans le seul but de compromettre l’exploitation d’un concurrent.

Les procès en contrefaçon des marques

Comme pour les brevets, la contrefaçon vise toute atteinte au droit des marques telles que sa reproduction par l’usage ou l’apposition de la marque reproduite pour des produits ou services identiques, son imitation, ou encore son utilisation pour des produits ou des services identiques ou similaires, entraînant dans tous les cas un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce délit est sanctionné, car nul n’a le droit d’accomplir des actes sur la marque d’un autre, sauf s’il y est autorisé. En cas de marque notoire, la responsabilité de l’auteur de la contrefaçon n’est engagée que si l’emploi qu’il en fait porte préjudice au propriétaire de la marque, ou encore en constitue une exploitation injustifiée. Seule la responsabilité civile du tiers sera engagée.

Quant au procès en contrefaçon, il se déroule devant le tribunal correctionnel, à l’initiative du ministère public ou du titulaire de la marque se portant partie civile. Chacun a 3 ans pour agir, délai dont le point de départ varie selon les cas. Par exemple, si un tiers a utilisé de façon continue une marque sans autorisation, le point de départ sera le moment où sont découverts les faits. D’autre part, comme pour les brevets, on distingue la contrefaçon directe de la contrefaçon indirecte, en n’exigeant la preuve de la mauvaise foi que pour la seconde. Car, la contrefaçon directe s’observe dans tous les cas où sans autorisation du titulaire de la marque, sont accomplis des actes de reproduction, d’imitation, d’utilisation, d’apposition, de suppression et/ou de modification de la marque. Quant à la contrefaçon indirecte, elle est constituée si sont accomplis sciemment la détention sans motifs légitimes de produits portant une marque contrefaite, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou services sous une marque contrefaite, ou encore la livraison d’un produit ou la fourniture d’un service autre que celui qui a été demandé sous une marque enregistrée (on parle alors de substitution des produits). Ainsi, en l’absence de mauvaise foi, le délit de contrefaçon indirecte n’existe pas, et n’engendre donc pas de sanctions pénales. Seule une action en responsabilité civile pourra être engagée.

D’autre part, un problème se pose lorsque le titulaire d’une marque apprend qu’après l’avoir enregistrée, un tiers la dépose à son tour et l’exploite. S’il reste passif 5 ans après l’enregistrement de la marque de ce tiers, il ne pourra plus agir en contrefaçon contre lui, sauf s’il prouve qu’il a effectué le dépôt de la marque de mauvaise foi. Lorsqu’il obtient gain de cause auprès des tribunaux, il peut obtenir la cessation immédiate des activités de contrefaçon, ou du moins des garanties financières si le juge autorise malgré tout la poursuite des activités litigieuses. Ces garanties servent à atténuer les inconvénients subis par les titulaires des marques, en raison du temps considérable mis pour faire aboutir un procès en contrefaçon. Enfin, comme pour les brevets, les peines infligées sont l’emprisonnement, l’amende, ainsi que notamment la confiscation des produits et des instruments utilisés dans un but de contrefaçon, la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre cette infraction…

S’agissant de l’action civile, seul le propriétaire de la marque ou le titulaire d’une licence exclusive peut l’exercer, dans un délai de 3 ans. Il en est de même pour celui qui n’a encore déposé qu’une demande d’enregistrement : il est protégé, car peut agir pour les faits de contrefaçon postérieurs à la publication de cette demande d’enregistrement, mais aussi antérieurs, à condition qu’il ait notifié à l’auteur du délit une copie de cette demande. Si un tribunal est saisi, il ne statue pas sur la contrefaçon, tant que la marque n’est pas enregistrée. Par ailleurs, le tribunal correctionnel est compétent lorsque le titulaire de la marque se porte partie civile ; dans les autres cas, n’importe quel tribunal de grande instance statuera, contrairement à ce qui se passe pour les brevets. Car, les procès en contrefaçon de marques posent moins de problèmes techniques que ceux en matière de brevets.

Enfin, le délai pour agir sera de 10 ans en cas de violation du droit des marques non constitutive d’une infraction, par exemple si un tiers détient, de manière délibérée et imprudente, des produits revêtus d’une marque contrefaite. Le juge lui interdira de poursuivre ses activités délictueuses et ordonnera la confiscation des objets portant la marque contrefaite, avec d’éventuels dommages intérêts pour le propriétaire de la marque, en compensation du préjudice qu’il a subi. Puis, ces biens seront remis à ce dernier ou seront détruits.

D’autre part, pour les marques, 2 types de saisie sont possibles : la saisie contrefaçon et la saisie en douane. La première a vocation à procurer au titulaire de la marque, à celui d’une demande d’enregistrement ou encore d’une licence exclusive d’exploitation de marque, la preuve de la contrefaçon dont ils se plaignent. Le Président du tribunal de grande instance requis a le pouvoir d’autoriser ou non la saisie, suivie obligatoirement dans les 15 jours -comme en matière de brevets- d’un jugement au fond du tribunal de grande instance ou du tribunal correctionnel.

A défaut du respect de cette procédure, la saisie sera considérée comme nulle, et des dommages intérêts pourront être versés à celui qui a subi la saisie. Quant à la saisie en douane, elle est prévue pour lutter contre l’importation en France de produits revêtus à l’étranger de marques contrefaites, et pour mettre fin à cette pratique du développement du commerce des marchandises issues de la contrefaçon. Sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou d’un licencié exclusif de la marque, l’Administration des Douanes arrêtera à la frontière des biens portant une marque présumée contrefaite. Au préalable, la victime de la contrefaçon aura intenté une action civile ou pénale, et aura fourni des garanties financières au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Afin de lutter efficacement contre la contrefaçon, l’Administration des Douanes fournira à la victime de cette infraction les coordonnées de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des biens litigieux, malgré le devoir de secret de telles informations confidentielles.

Les procès en contrefaçon des dessins et modèles

Le créateur d’un dessin ou modèle non enregistré peut en obtenir la protection en tant qu’œuvre d’art, à la fois par le droit de la propriété littéraire et artistique, et par le droit spécial des dessins et des modèles. Ce cumul de règles domine le régime juridique de ces derniers, notamment lorsqu’il s’agit d’agir en contrefaçon à l’égard de tiers indélicats pour leur interdire l’exploitation de la forme protégée. Ainsi, sont interdits, en l’absence de l’accord du propriétaire du dessin ou du modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, et/ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant un dessin ou modèle. D’autre part, en invoquant le droit de la propriété littéraire et artistique, le créateur bénéficie alors des droits patrimoniaux qui lui sont attachés (droit de reproduction, droit de représentation), et du droit moral (droit au respect du nom, droit de divulgation). Les conditions de l’action en contrefaçon de droit d’auteur étant moins exigeantes que celles relatives aux dessins et aux modèles, cette action sera la plus fréquente.

La contrefaçon consiste en une atteinte au droit d’auteur quand est éditée ou est reproduite, par n’importe quel moyen, une œuvre de l’esprit en violation de ses droits. Sont assimilées à la contrefaçon de droits d’auteur la vente ou l’offre en vente, l’importation et l’exportation des biens contrefaits. La contrefaçon est aussi constituée par une atteinte au droit moral. D’autre part, quant à l’action civile en contrefaçon, seul le titulaire de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de son dessin ou modèle peut l’exercer pendant 10 ans, à compter de chaque fait pris indépendamment des autres. Le licencié, même exclusif, ne peut agir en contrefaçon, contrairement à ce qui existe en matière de brevets ou de marques. En revanche, pour les dessins et les modèles non enregistrés, l’action en contrefaçon appartient au créateur de l’œuvre, à ces ayants droit, à la personne à qui il cède éventuellement ses droits, aux organismes de défense professionnelle des auteurs, aux syndicats professionnels.

Quant à l’action pénale, elle peut être exercée pendant 3 ans, devant le tribunal correctionnel, par la victime de l’infraction ou par le ministère public, à l’égard de toute personne qui a participé aux faits de contrefaçon. Pour l’action civile, le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce sera compétents, selon que l’action est de nature civile ou commerciale. Enfin, le conseil de prud’hommes est compétent en cas de litiges portant sur l’exploitation d’un dessin ou modèle, entre employeurs et salariés.

Par ailleurs, lorsque la même création a été déposée à la fois comme dessin ou modèle et comme marque, et que l’action en contrefaçon vise l’atteinte à ces deux titres de propriété industrielle, elle peut être portée devant le même tribunal, à condition que les faits visés soient les mêmes. Pour les dessins et modèles enregistrés, l’action peut être engagée dès la date du dépôt pour les faits qui lui sont postérieurs, tandis que la protection par le droit d’auteur peut être invoquée dès la date de leur création. Un fait ne sera qualifié de contrefaisant que s’il a lieu pendant la durée d’efficacité de l’enregistrement du dessin ou du modèle.

Pour lutter contre la contrefaçon, des mesures sont prises telles que la retenue en douane de marchandises prétendument contrefaisantes. En effet, à la demande du propriétaire d’un dessin ou modèle déposé, l’Administration des douanes peut retenir les biens portant atteinte à ces droits. Néanmoins, cette mesure sera levée si dans les 10 jours à compter de la notification de la retenue, il ne prouve pas l’existence de l’infraction, et qu’il a été se plaindre devant les tribunaux. Ces derniers se voient souvent soumettre comme cas de contrefaçon celui de la reproduction d’un dessin ou modèle déposé (copie servile reprenant à l’identique tous les éléments de la forme protégée). La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences entre l’objet protégé et celui soupçonné de contrefaçon.

Contrairement aux marques, le risque de confusion n’est pas exigé. La copie d’une contrefaçon constitue un nouvel acte de contrefaçon; il en est de même pour la réparation d’objets protégés. Si l’action en justice aboutit, la saisie contrefaçon des formes enregistrées peut être prononcée, outre les peines habituelles (emprisonnement, amende, confiscation,…).

Sur le plan civil, les actes illicites devront cesser, et le préjudice, être réparé. Cette saisie se déroule de la même manière que pour les brevets ou les marques. Si les dessins et modèles ne sont pas enregistrés, seront saisis les exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre protégée, avec l’assistance éventuelle d’un de nos conseils en propriété industrielle. Le délit n’est pas constitué si la personne accusée de contrefaçon prouve avoir l’autorisation du propriétaire du dessin ou modèle de reproduire son œuvre. Dans le cas où l’action en contrefaçon échouerait, il est possible d’agir en concurrence déloyale, notamment en cas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, par une présentation commerciale des produits trop « typique ». En l’absence de ce risque, sont considérés comme fautifs les actes de parasitisme consistant à exploiter les investissements, le travail ou la notoriété d’autrui.

Auteur : Véronique COHEN

Source : www.netpme.fr