Brevet : Comment éviter d’aller jusqu’au procès ?

Pour ne pas perdre des parts de marché, et pour défendre leur image, les entreprises doivent réagir à la contrefaçon. Mais lancer une action devant la justice peut s’avérer plus dangereux que de renoncer à toute poursuite. Conseil.

« Soit vous nous conservez comme fournisseur, soit on vous poursuit en contrefaçon. » Interloqué, le dirigeant d’un équipementier français de communications réfléchit quelques instants. Et cède devant la menace de ce représentant d’un grand groupe américain de semi-conducteurs. « D’accord, nous écartons votre concurrent et nous vous gardons comme fournisseur pour notre nouvelle gamme de produits. » Cette scène, dont les acteurs veulent rester anonymes, se déroule à la fin de l’année 2000 à la direction technique du fabricant français. Elle n’a rien d’exceptionnel. Parce qu’elles redoutent des procès longs et risqués, les multinationales préfèrent souvent régler entre elles, plus ou moins à l’amiable, leurs conflits en matière de brevets.

En fait, la plupart des entreprises adoptent cette même stratégie. Chaque année, seules 350 à 400 sociétés se retrouvent devant leur contrefacteur présumé dans un tribunal français. Or, selon l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), environ 350 000 brevets sont aujourd’hui en vigueur en France. Le calcul est simple : chaque année, 1 brevet sur  1 000 fait l’objet d’une action en justice. Pourquoi si peu ? Avant tout parce qu’un procès coûte cher (jusqu’à 290 000 euros) et dure longtemps (entre deux et six ans). Ensuite les risques de retour de bâton sont réels (annulation du brevet, dommages et intérêts à verser au défendeur), alors que les chances de gagner en première instance ne sont, statistiquement, que de 55 %. Enfin, les dommages et intérêts restent inférieurs, dans 80 % des cas, à 80 000 euros.

Autant d’arguments qui font souvent préférer une solution négociée. « Le brevet est comme une arme, les problèmes commencent quand on dégaine », résume Pierre Breesé, conseil en propriété industrielle.

1) Rechercher les faiblesses de son brevet

Pour autant, négocier ne signifie pas non plus abdiquer. « Déposer un brevet coûte cher. Il est donc logique que l’on s’en serve : par principe on ne se laisse pas contrefaire », explique Tadeusz Jedraszewski, responsable des normes chez Bubendorff, un fabricant alsacien de volets roulants et de fenêtres cible d’une dizaine de contrefaçons par an. « Il faut être prudent, mais il est indispensable d’utiliser ses droits de brevets, confirme Frédéric Wagret, conseil en propriété industrielle. Sinon, on s’expose à une perte d’image vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs. Et ne pas réagir revient à ouvrir les digues aux concurrents. » Alors, entre éviter le procès et ne pas se laisser faire, quelle tactique choisir ? Réponse : se préparer au procès tout en menant des négociations.

Première étape de cette démarche : se procurer la pièce ou l’appareil suspect. Les services commerciaux, qui ont souvent découvert la contrefaçon sur le terrain, peuvent tenter d’acheter le produit. Autre solution : les expositions professionnelles. En 1999, Sierem, un fabricant de machines d’emballage, a ainsi pu récupérer lors d’un salon à Genève les caractéristiques d’un matériel contrefait.

Une fois obtenues le maximum d’informations sur le système suspect, reste à vérifier qu’il y a effectivement contrefaçon. « Il ne faut pas oublier que le brevet, et non l’objet, qui est contrefait. C’est donc lui que l’on compare avec la contrefaçon », prévient Pierre Gendraud, président de l’Association des spécialistes en propriété industrielle. Mieux vaut donc ne pas confier cette tâche à la direction technique de l’entreprise, qui ne maîtrise pas forcément le langage très spécifique de rédaction des brevets, mais à son conseil en propriété industrielle ou au spécialiste brevets de l’entreprise ; il jugera de la contrefaçon en s’attachant aux ressemblances, et non aux différences. Parallèlement à la comparaison du brevet lui-même est indispensable. Car, si le litige se termine au tribunal, le défendeur intentera à coup sûr une action en annulation du brevet. Et, s’il gagne, la contrefaçon sera de fait caduque.

Le risque est réel : entre 1990 et 1999, 23 % des brevets français (15 % des brevets européens) ont été déclarés nuls en première instance. L’erreur typique est donc de se dire : l’INPI ou l’OEB (Office Européen des Brevets) a accepté mon brevet, il est valable. Mieux vaut se mettre à la place du contrefacteur et rechercher les faiblesses de son brevet. Suit alors un travail fastidieux de recherche de tout document (rapport de recherche, présentation à la presse ou alors d’un colloque, publicité) qui dévoilerait l’invention avant sa soumission à l’INPI. S’il n’en existe qu’un seul et que le contrefacteur le trouve, l’annulation sera prononcée. Mais le vrai risque de perdre son brevet tient surtout à la façon dont il a été rédigé. « Dans la moitié des procès que je gère, les brevets contiennent des ambigüités ou des descriptions sujettes à caution », explique Luc Santarelli, conseil en propriété industrielle. Le test dit de « l’homme du métier » permet de le vérifier. « Les descriptions doivent être assez précises pour qu’un technicien puisse réaliser l’invention sans se poser de questions », explique Pierre Breesé.

2) Ne pas hésiter à accorder une licence

Dés que la validé du brevet a été vérifiée, il est temps, enfin, de passer à l’offensive. Première étape : envoyer une lettre au contrefacteur. « Il suffit d’y indiquer que l’on a constaté à tel endroit l’existence de tel matériel qui pourrait constituer une contrefaçon. On joint une copie du brevet en indiquant que l’on souhaite une réponse », explique Pierre Gendraud. Si le contrefacteur ne réagit pas, l’envoi d’une mise en demeure à en-tête de son conseil en propriété industrielle devient indispensable. Via un échange de courriers, le dialogue peut alors s’instaurer.

Première solution : accorder une licence au contrefacteur. Selon Luc Santarelli, environ la moitié des litiges se règlent de cette manière. « C’est une issue courante, car elle associe les deux parties dans les risques d’exploitation : si le produit se vend bien, le titulaire du brevet va en bénéficier. Dans le cas contraire, le licencié ne paiera rien », confirme Pierre Véron, avocat spécialisé en propriété industrielle. Cet argument a convaincu les dirigeants de Bubendorff : « Un de nos systèmes de volets roulants était contrefait. Mais comme nous ne pouvions pas augmenter notre part de marché, nous avons accordé une licence », explique Tadeusz Jedraszewski.

Les licences croisées, plus adaptées aux grands groupes

Lors d’un litige entre deux grands groupes, un accord de licences croisées (« cross-licencing ») est souvent préféré. Exemple typique : le secteur des télécommunications, où les équipementiers s’accordent mutuellement des droits d’exploitation plutôt que de risquer un conflit. Reste que les licences ne se croisent qu’entre grands. « Si une petite société nous avait attaqué sur un brevet, explique un ancien responsable d’Alcatel, nous lui en aurions sorti deux cents qu’elle-même violait. Elle aurait été écrasée. »

Le responsable de la propriété industrielle chez Nokia, Esko Friman, est moins catégorique : « Les PME ont aussi leur chance : si nous violons vraiment un brevet, nous cherchons à négocier une licence ou le rachat global de l’invention. » Des sociétés spécialisées dans la recherche-développement et des laboratoires de recherche tel le CNRS vendent ainsi régulièrement des brevets qu’ils n’exploitent pas.

Parfois, plutôt que d’acquérir un brevet, une société préfère racheter son concurrent. En 1998, après des années de conflits au sujet de la propriété industrielle, le groupe américain Iomega, spécialiste des systèmes de stockage informatique, décidait ainsi de prendre le contrôle de la PME française Nomaï.

3) Procéder à la saisie-contrefaçon

En cas d’impasse dans les négociations, le détenteur du brevet peut alors entamer la procédure légale devant les tribunaux. Principal avantage : accentuer la pression sur le contrefacteur sans fermer la porte à un éventuel accord à l’amiable. « 25 à 30 % des affaires trouvent un règlement négocié avant que le jugement soit rendu », estime Pierre Véron. Cette guerre psychologique débute par une procédure spécifique à la France, et est unanimement saluée pour son efficacité : la saisi-contrefaçon. Accompagné par un commissaire de police et le conseil en propriété industrielle, un huissier va sur le lieu de la contrefaçon (un entrepôt, une usine), la saisit et la place sous scellés. Quand c’est possible (si la contrefaçon concerne par exemple un procédé de fabrication), il la photographie ou la filme. Il peut également photocopier des documents comptables qui serviront à évaluer le préjudice.

Une fois la saisie effectuée, le procès doit être engagé dans les quinze jours. En France, dix tribunaux sont agréés pour traiter ces affaires. En réalité, celui de Paris récupère plus de la moitié des cas. « Choisir un autre tribunal est dangereux : les juges n’ont pas l’habitude de ce type d’affaire. On s’expose à un jugement qui s’apparente à une roulette russe », prévient un expert auprès des tribunaux.

4) Ne pas espérer d’importants dédommagements

Dix-huit mois environ après la saisine du tribunal, le juge et ses deux assesseurs décideront au terme d’une audience de quelques heures de la validité de la plainte. A moins qu’ils ne décident de nommer un expert ou que les deux parties s’entendent sur le montant, ils fixeront aussi le montant des dommages et intérêts. « Il ne faut jamais oublier que le premier objectif est de faire cesser la contrefaçon », souligne Pierre Véron. Autrement dit, ne pas compter sur un dédommagement financier important. Le remboursement des frais de justice oscille souvent entre 4 600 et 15 000 euros alors que le coût minimal d’un procès est de 35 000 euros.

Quand aux dommages et intérêts, ils n’ont excédé que trois fois 750 000 euros entre 1990 et 1999 (tribunal de grande instance de Paris). En fait, pour établir le montant du préjudice, le tribunal multiplie le nombre de pièces contrefaites par la marge sur chaque produit. Avec une limite : la capacité de production de l’entreprise contrefaite. Si celle-ci est un PME avec une seule usine et qu’elle est victime d’un grand groupe, elle ne sera indemnisée que sur le nombre de produits qu’elle aurait pu elle-même fabriquer.

Aux États-Unis, parce que le tribunal accorde plus d’importance à la mauvaise foi du contrefacteur, des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de millions de dollars ne sont pas rares. Lorsque le contrefacteur est américain ou si ses usines sont implantées aux États-Unis, faut-il le poursuivre là-bas ? Tout dépend de la taille de l’entreprise. « Pour une PME, le coût d’un litige est absolument hors de portée », explique Pierre Véron.

En Asie, la barrière culturelle et linguistique rend tout aussi délicate une action en justice. En revanche, poursuivre un contrefacteur dans un pays européen est tout à fait envisageable. Pour ne pas multiplier les procès, il suffit d’attaquer le contrefacteur dans le pays où il produit. En cas de victoire, la source de contrefaçon sera tarie.

Auteur : Luc MATHIEU

Source : L’Usine Nouvelle, N° 2817 / 21 mars 2002