Le silence de l’INPI et les décisions implicites de rejet des demandes.


L’article 1 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens et modifiant l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pose désormais comme principe que « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».

Article extrait de la newsletter de Fidal.

Toutefois, ce nouveau principe connaît de nombreuses exceptions : en matière de propriété industrielle (s’agissant des délais dans le domaine de l’acquisition des titres de brevet, marques et dessins et modèles), l’annexe du décret 2014-1281 du 23 octobre 2014 modifiant le code de la propriété intellectuelle relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » entré en vigueur le 12 novembre 2014 fournit une liste de demandes pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut rejet et fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise. Cette liste s’est révélée lacunaire.

En raison des incertitudes juridiques que ce texte fait planer, plusieurs recours en annulation ont été introduits devant le Conseil d’État. Avant qu’ils n’aient été examinés par la haute juridiction, un décret correctif n° 2015-511 du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 « applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore donné lieu à une décision expresse”. Ce second texte, à supposer qu’il comble les lacunes des premiers, n’a aucun caractère rétroactif et ne met donc pas fin aux incertitudes entourant la période allant du 12 novembre 2014 au 8 mai 2015. L’INPI a publié un communiqué qui se veut rassurant : « (…) Dans l’immédiat, (…) il importe de souligner qu’en dépit de ces zones d’ombre, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) permettent toujours de garantir la parfaite sécurité juridique des demandes déposées auprès de l’INPI à compter du 12 novembre 2014”. Là encore, il s’agit d’une affirmation car l’article L. 612-1 CPI, qui ne concerne que les brevets, ne règle nullement les difficultés d’application du décret n°1280-2014.

Les demandeurs de titres déposés pendant la période allant du 12 novembre 2014 au 8 mai 2015, et ceux qui auront effectués des démarches auprès de l’INPI pendant cette période se doivent d’être particulièrement vigilants.

Quelles sont les mesures à prendre afin d’éviter l’application du principe “silence vaut rejet”, afin d’annuler si nécessaire les effets d’un rejet implicite et pour neutraliser les effets éventuels d’un rejet implicite ?

La première possibilité consiste, en application de l’article 5 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public [1], de solliciter de l’INPI les motifs de la décision implicite de rejet. La seconde consiste, comme l’illustre la décision rendue le 20 mai 2015 (n°389314) rendue par le Conseil d’État, à introduire devant la juridiction administrative un recours gracieux ou contentieux.

La solution la plus efficace serait bien entendu que la loi vienne rétroactivement conforter les dispositions du décret du 7 mai 2015.

[1] Art 5 « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Auteur : Expert FIDAL – Source : ac-franchise.com

Auvergne-Rhone-Alpes / Les bonnes décisions afin de se prémunir de la contrefaçon


saisie-de-contrefacon-sacs-ceintures-et-habits-de-marque_2017

La France est le troisième pays dans le monde le plus touché par la contrefaçon. L’an dernier, 7,7 millions d’articles ont été saisis par les services de la douane.

« Aucun secteur n’est à l’abri. On s’en aperçoit avec la diversité de produits que nous saisissons. Cela va de la poussette au câble électrique. »

Tout se copie. Anne Ladure-Roussel, chef du pôle action économique de la direction régionale de la douane, est bien placée pour le savoir. Avec d’autres acteurs luttant ou ayant maille à partir avec la contrefaçon, elle a participé à un colloque sur la question au campus du Bivouac, à Clermont-Ferrand. En jeu : la réaction des entreprises face au vol de leur propriété intellectuelle.

Demande d’intervention

Dès lors qu’un titre de propriété est enregistré auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il faut se rendre à la douane pour contribuer à sa protection. « C’est une étape décisive », explique Anne Ladure-Roussel. « Il faut faire une demande d’intervention. C’est une mesure préventive qui permet aux douaniers de connaître le produit. Cela aide les experts à stopper les éléments contrefaits. » Les entreprises pensent rarement à faire une demande d’intervention. Selon la douane, on en compte seulement environ 1.500 en France et moins de trente en Auvergne.

Les brevets, à déposer à l’étranger aussi

La copie d’une marque, d’une idée ou d’un modèle peut venir d’un concurrent local qui évolue sur le même marché que soi. Il peut aussi provenir de l’étranger (à 60 % de la Chine). Un brevet ne protège une invention que sur un territoire limité. C’est pourquoi il faut en déposer dans chaque pays où l’entreprise souhaite conquérir des marchés.

Un médiateur pour les solutions à l’amiable

« Il y a toujours des solutions judiciaires. Le problème, c’est que quand on laisse faire, au début, il y a un ou deux contrefacteurs et rapidement il y en a dix », explique Christelle Bilien, déléguée territoriale de l’INPI. Et mener une multitude d’actions en justices multiplie les frais. « Un médiateur interentreprises peut agir pour tout type de conflit. Ensuite, soit on part sur de la négociation, qui peut déboucher sur un accord à l’amiable, soit sur du contentieux. » Christophe Chervin est président de l’entreprise Adiamas. Après avoir constaté une copie chez un concurrent et obtenu une saisie dans ses locaux, il a réglé l’affaire avec l’aide d’un médiateur. « Quand on a trouvé la preuve du viol de nos droits de propriété industrielle, on a discuté et trouvé un arrangement. Désormais, on s’entend très bien, c’est devenu un collaborateur », explique le chef d’entreprise.

L’aide de la Direccte

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de travail et de l’emploi (Direccte Auvergne-Rhône-Alpes) est un partenaire pour la douane et pour l’INPI. Les entreprises peuvent aussi la joindre pour s’informer sur la question de la contrefaçon. Contact pour Auvergne-Rhone-Alpes : 04.26.99.82.75.

Auteur : Grégoire Nartz – Source : www.lamontagne.fr

Comment rémunérer les inventions des salariés


Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des systèmes de rémunération pour doper la créativité de leurs équipes.

Pour innover, le plus efficace est de stimuler les inventeurs. A ce titre, les entreprises ont bien compris l’intérêt qu’elles ont à se servir de la rémunération comme d’un puissant levier auprès de leurs salariés. Selon une récente enquête de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), 64 % des plus de 400 sociétés interrogées utilisent un tel dispositif pour favoriser le développement de leur portefeuille de brevets. Logiquement, « il existe une corrélation entre l’utilisation de la propriété intellectuelle et la mise en place d’un système de rémunération des inventions des salariés, comme en témoignent les 68,5 % d’entreprises répondant qui confirment déposer chaque année, en moyenne, plus de 10 demandes de brevet », souligne l’Inpi.

Dans le détail, les entreprises se montrent particulièrement innovantes : 60 % d’entre elles ont mis en place un système de primes forfaitaires versées en plusieurs fois aux salariés, à des moments clefs de la vie de l’invention. Une société sur quatre a même conçu un mécanisme de rémunération qui comprend, à la fois, le versement de primes forfaitaires et une rétribution qui tient compte de l’exploitation de l’invention.

Du côté des réfractaires à de tels systèmes, on souligne que « cette pratique ne fait pas partie de la culture d’entreprise ou qu’elle est déjà intégrée au salaire des inventeurs », précise l’Institut. Néanmoins, ils ne sont plus majoritaires : 58,2 % des sociétés interrogées affirment organiser des réunions de sensibilisation à la rémunération des inventions avec leurs salariés.

À noter

Pour une invention, un salarié reçoit en moyenne un montant forfaitaire de 2.200 euros.

Auteur : Vincent Bouquet

Source : business.lesechos.fr

Les inventions des salariés payées 2200 euros en moyenne


L’Institut national de la propriété industrielle a dévoilé ce 17 octobre les résultats d’une enquête sur la façon dont les employeurs rétribuent leurs collaborateurs à l’origine d’une invention. Détails.

Donner une contrepartie financière au salarié inventeur est un moyen de booster l’innovation. Mais c’est aussi respecter une obligation juridique. L’Institut national de la propriété industrielle le rappelait ce 17 octobre à l’occasion de la publication d’une enquête sur les pratiques en vigueur concernant la rémunération des salariés inventeurs.

Parmi les 97 entreprises de tous secteurs ayant répondu à l’enquête figurent 46,4% de grandes entreprises, 31% d’ETI et seulement 22,6% de PME. « Nous avons pourtant envoyé le questionnaire à une centaine de PME qui déposent des brevets, a souligné Laurence Joly, directrice de l’Observatoire de la propriété intellectuelle de l’Inpi. Est-ce dû à une méconnaissance du sujet? A un désintérêt de leur part? On peut se demander. »

Le régime légal protégeant les collaborateurs inventeurs a été instauré en 1978. « La copropriété de l’invention a été écartée car elle conduisait à des blocages et des difficultés de gestion et d’exploitation des titres, explique Laurent Mulatier, responsable du service contentieux de l’Inpi et secrétaire de la commission nationale des inventions de salariés (Cnis). Aujourd’hui, les règles sont claires, l’invention appartient soit à l’employeur, soit au salarié. » Quand elle a surgit dans le cadre de sa mission (rechercher une solution à un problème technique, par exemple), il s’agit d’une « invention de mission ». Elle appartient alors à l’employeur, qui verse au salarié une rémunération supplémentaire déterminée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.

Cette rémunération supplémentaire a été rendue obligatoire en 1990.

Quelques récalcitrants

91% des entreprises sondées – qui ne sont pas forcément représentatives du tissu français car très innovantes – disent avoir mis en place une telle rétribution. La plupart l’ont fait pour se conformer à la loi et éviter les litiges. Mais d’autre raisons moins évidentes sont citées : inciter les salariés à communiquer leurs inventions, favoriser le développement du portefeuille de brevets, ou encore obtenir davantage d’écrits sur les inventions et impliquer les inventeurs dans le dépôt de brevet.

Quand les entreprises n’octroient pas de gratification, c’est, disent-elles, parce ce que cela n’est pas dans leur culture, et/ou parce qu’elles considèrent que cette contrepartie pécuniaire est comprise dans le salaire de base du collaborateur (ce qui, juridiquement, ne tient pas).

Des primes assez modestes

La rémunération passe bien souvent par une prime forfaitaire, versée à plusieurs reprises. 15,4% des entreprises déclarent en verser une au moment où elles ont connaissance de l’invention. Son montant est alors en général compris entre 250 et 1000 euros. 73,7% la versent au moment du dépôt de la demande initiale de brevet (entre 500 et 1000 euros le plus souvent). 35,9% la versent lors de l’extension du brevet à l’étranger. Le tarif est alors compris entre 500 et 2500 euros.

La vie de l’invention est jalonnée de diverses étapes. Celles que l’on vient de citer, mais d’autres encore. Par exemple, lors d’un octroi de licence. « En additionnant les montants forfaitaires versés (lors de ces différentes phases), on constate que les primes forfaitaires s’élèvent en moyenne à 2 200 euros par invention, mais que leur montant peut atteindre 11 000 euros », résume l’Inpi.

Certaines entreprises combinent un système de prime forfaitaire à une rémunération liée à l’exploitation de l’invention. C’est alors en général le chiffre d’affaires lié à l’invention qui sert de base au calcul, même si d’autres critères peuvent entrer en jeu, comme la difficulté de mise au point de l’invention, la contribution personnelle de l’inventeur ou l’économie réalisée par l’entreprise.

Lorsqu’il y a plusieurs inventeurs, la prime est le plus souvent divisée.

« Les inventions ne sont pas révolutionnaires »

Lorsque la rémunération est source de contentieux, entreprises et salariés peuvent saisir le tribunal de grande instance de Paris. Mais, avant d’ester en justice, certains préfèrent tenter de trouver un accord via la commission de conciliation qu’est la Cnis. Celle-ci traite une vingtaine d’affaires par an. Les procédures y sont totalement confidentielles. Presque 60% des dossiers traités reposent sur un différend autour du montant de la rémunération. Les autres saisines concernent une discorde sur le classement de l’invention (a-t-elle été réalisée en mission ou hors mission?) ou, de façon un peu moins fréquente, sur la fixation du juste prix (versé au salarié dans le cas des inventions hors mission attribuables).

Pour une invention de mission, la Cnis propose en moyenne 10 000 euros de rémunération supplémentaire. « Dans la majorité des cas, les inventions ne sont pas révolutionnaires, commente Laurent Mulatier. Quand c’est le cas, et qu’elle a généré une exploitation économique conséquente, la Commission n’hésite pas à monter jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros. »

Les arguments des employeurs pour éviter toute rétribution ou la ramener à la baisse tournent toujours autour des mêmes éléments. Ils évoquent le caractère non brevetable (ce qui, de facto, les allège de toute rémunération obligatoire). Ils dénient sa qualité d’inventeur (ou d’inventeur de premier ordre) à la personne qui s’en prévaut. Ils soulèvent aussi la prescription triennale qui court pour les actions de paiement en créance salariale. Une arme juridique dont ne tient pas compte la Cnis, et que les juges ne reconnaissent pas toujours. Mais dont ils auraient tort de se priver. Les salariés attendent en effet souvent leur départ de l’entreprise ou la retraite pour faire valoir leurs droits…

Auteur : Marianne Rey

Source : lentreprise.lexpress.fr

Comment choisir le bon nom pour sa startup


Nommer sa future startup, c’est la rendre tout de suite beaucoup plus réelle… Mais comment fait-on pour trouver le nom idéal pour sa boîte ? Voici quelques conseils glanés auprès d’entrepreneurs et d’experts.

“On ne trouve pas un nom en claquant des doigts…” Alizée Doumerc et Camille Caubrière en savent quelque chose. Elles ont échangé des dizaines et des dizaines de propositions avant de trouver “GuestViews” pour leur start up qui propose des livres d’or numériques. “Ca a été assez bordélique, rigole Alizée, et au final on se rend compte que le nom sonne très bien à l’écrit mais que beaucoup de personnes ont du mal à le prononcer, et notamment ma mère !”

Définir son univers

Pourtant, même si elles conseillent aux jeunes startuppers de faire attention à la prononciation, elles ne comptent pas changer de nom car il reflète bien l’univers de leur produit, à la fois convivial et luxueux. “On cherche tous, dans l’idéal, un nom court, qui sonne bien, pas cliché, pas banal et qui n’est pas éphémère”, résume Mathieu Gardies, fondateur de Hype. Ce n’est jamais aussi évident, mais l’important c’est qu’il colle à l’image que l’on veut donner. Avec Hype, par exemple, la première flotte de taxis hydrogènes, on assume le côté avant-gardiste, la volonté d’innovation.”

Définir son univers donc ; ce qui implique de savoir clairement à qui l’on s’adresse et de prendre le temps de brainstormer. Thibault Bastin, l’un des fondeurs des Talents d’Alphonse, une plateforme collaborative qui favorise les liens intergénérationnels et la transmission de savoir-faire entre des retraités et des plus jeunes, se souvient : “On a pris un grand tableau blanc et on a noté nos valeurs, nos cibles avec des adjectifs et des mots clés… Et puis on a beaucoup demandé à nos parents, qui étaient dans la cible, ou nos clients de nous dire ce qu’ils en pensaient. Finalement, on a choisi de personnifier pour créer un esprit de communauté. On a donc les Alphonse et les Alphonsine, ce qui nous permet en plus d’éviter d’employer les mots seniors ou retraités.”

thibault_bastin_et_barthelemy_gas_2016
Les cofondateurs de la startup « Talents d’Alphonse » ont vite fait le choix d’un nom qui sonnait français. A gauche Thibault Bastin et à droite Barthélemy Gas.

Être au clair concernant ses clients permet aussi – logiquement- de savoir si l’on veut se positionner à l’international ou pas. “Nous, on nous a vite fait sentir qu’un nom français était mieux qu’un nom anglais”, sourit Thibault. A l’inverse, Alizée et Camille savaient dès le départ qu’elles ne voulaient pas se fermer de portes et qu’il leur fallait une marque en anglais . “On a aussi fait attention à ne pas faire de références à l’art ou aux musées par exemple, pour nous permettre d’élargir le marché dans l’avenir”, précisent-elles.

S’assurer que le nom est disponible

Tous le disent : rien ne sert de s’accrocher à un nom s’il n’est pas disponible… Outre ce cher moteur de recherches Google, plusieurs sites existent pour effectuer des vérifications, notamment Make My Name (pour chercher les synonymes et dans les autres langues) et  Checkusernames (pour les réseaux sociaux), mais l’incontournable reste le moteur de recherche de L’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Attention cependant à ne pas s’en tenir à l’orthographe choisie. “Nous on a recherché tout ce qui pouvait se rapprocher de GuestViews, assurent Alizée et Camille. Guest view, guest views, GuestView… des espaces, des majuscules, tout.”

alizee_doumerc_et_camille_caubriere_2016
Alizée Doumerc et Camille Caubrière ont fait de nombreux brainstorming avant de baptiser leur startup GuestViews.

Une fois sûr que le nom était disponible, Mathieu a lui anticipé : “J’ai acheté tous les noms de domaine”, se souvient-il. Quant à Thibault des Talents d’Alphonse, il avait au départ choisi un nom japonais qui était déjà pris à l’international :  Hito, qui signifie “l’aîné qui a du talent” au pays du soleil levant. “On a quand même imprimé des cartes de visite car il nous fallait avancer, mais on n’a pas pris le risque ensuite de déposer la marque et on en a cherché un nouveau”.

Déposer sa marque

Déposer sa marque auprès de l’INPI est en effet une étape importante, comme l’explique Marie Roulleaux-Dugage, directrice du département des marques de cet établissement public. “Ce n’est pas une obligation mais cela permet de gagner en crédibilité auprès des partenaires et des sponsors tout en vous protégeant. Car si vous ne le faites pas, vous n’avez aucun droit de propriété. On peut donc utiliser votre marque et vous ne pouvez pas vous défendre.” Il faut compter environ 200 euros pour déposer sa marque en ligne.

Pour qu’un nom constitue une marque au sens de la loi française, plusieurs conditions sont à remplir.  “Il ne faut pas que la marque désigne le produit ou le service. Par exemple, si je vends des voitures, je n’appelle pas ma startup Bagnole car ce nom doit pouvoir être utilisé par la concurrence”, explique Marie Roulleaux-Dugage. Une marque ne doit pas non plus décrire une caractéristique du produit. “On ne peut pas appeler une société qui vend des coussins “moelleux”. Et l’on ne doit pas tromper le public sur la nature ou la qualité ou la provenance du produit”.

Enfin, sachez que vous pouvez choisir un nom qui existe déjà s’il ne concerne pas le même produit ou service. C’est ce que l’on appelle le principe de spécialité : Montblanc n’aura pas le même goût en bouche si c’est un stylo ou une crème au chocolat !

Auteur : Clémence Fulleda

Source : start.lesechos.fr

Europe : les effets du « paquet marques »


Le 16 décembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement sur la marque communautaire, renommé « marque de l’Union européenne » et une directive visant à rapprocher les législations relatives aux marques au sein de l’Union européenne. L’ensemble de ces textes a été baptisé « paquet marques » et est entré en vigueur au premier trimestre 2016 (le 12 janvier pour la directive et le 23 mars pour le règlement). La mise en œuvre de ce nouveau dispositif prendra plusieurs années, mais certains délais de déclaration expirent d’ores et déjà le 24 septembre 2016.

Rappelons aux entreprises du secteur du livre que, aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute appellation peut constituer une marque, si plusieurs conditions de fond sont réunies. Le signe choisi, pour être enregistré sans incident auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La marque doit aussi être distinctive, c’est-à-dire notamment ne pas décrire le produit en cause ou l’une de ses caractéristiques.

Il serait, par exemple, impossible en théorie d’enregistrer la marque « beau livre » pour éditer des ouvrages d’art.

Le signe retenu doit surtout être disponible. L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle précise, dans sa rédaction actuelle, qu’une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, en particulier à une « dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », « aux droits d’auteur » ou encore « au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Cependant, aucune base de données n’est exhaustive et ne permet de recenser, sans coup férir, les multiples enseignes, titres de films ou de livres qui existent, antérieurement au dépôt d’une marque choisie « innocemment ». Les titulaires de droits préexistants pourront venir troubler, voire annihiler, l’exploitation de la nouvelle marque.

Le « paquet marques » modifie notamment le dépôt des marques communautaires (qui sont d’ailleurs désormais désignées comme des « marques de l’Union européenne »).

Il est mis fin au mécanisme qui imposait une taxe forfaitaire minimale correspondant à trois classes de produits ou services lors du dépôt d’une marque. La taxe de base concerne dorénavant une seule classe, dans le but d’alléger les registres et d’éviter des dépôts de marques concernant des classes de produits et services qui ne correspondraient pas à l’exploitation des marques en cause.

Il est mis également un terme aux systèmes (en particulier français) qui permettaient de couvrir des champs trop larges et de mentionner de façon vague « les produits non compris dans d’autres classes ». Un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne a fustigé les libellés trop généraux. La précision est de rigueur et la mise en conformité des marques existantes doit avoir lieu avant le 24 septembre 2016. Ajoutons que, dans ce délai, cette faculté de préciser la portée d’une marque n’entraîne pas versement d’une taxe complémentaire.

Dans un futur proche – en principe d’ici le 14 janvier 2023 au plus tard, dans toute l’Union européenne -, les actions en déchéance ou en nullité continueront d’être tranchées en justice mais pourront désormais l’être également devant les offices nationaux (soit en France devant l’INPI).

En cas d’opposition à l’enregistrement d’une marque, la personne ayant formé opposition pourrait être forcée de prouver un usage effectif de sa marque antérieure, pour chaque produit ou service (ce qui n’était pas le cas auparavant), ou que l’absence d’usage provient d’un « juste motif ». La procédure d’opposition, qui existe en France et peut s’appuyer sur des droits antérieurs, est par ailleurs rendue obligatoire pour tous les États membres de l’Union européenne.

Au plus tard le 1er octobre 2017, la marque pourra se dispenser d’une représentation graphique : la voie est donc en théorie ouverte aux marques olfactives ou gustatives.

Les institutions européennes changent également de nom puisque les usagers – particuliers ou entreprises – auront à traiter avec l’ « Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle » (auparavant dénommé « Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur »).

Enfin, notons pour les éditeurs de dictionnaires qu’ils doivent s’attendre, conformément aux nouvelles normes issues du « Paquet marques », à recevoir du courrier de la part des titulaires de marques dites « notoires ». Ceux-ci devraient alors prendre les mesures nécessaires afin de faire apparaitre la mention « marque enregistrée ».

Auteur : Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris. Il a fondé le cabinet portant son nom et le codirige avec Sophie Viaris de Lesegno et Julien Fournier. Il est membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris.

Source : www.livreshebdo.fr

Le licencié dispensé par la CJUE d’inscrire sa licence avant d’agir en contrefaçon


En droit français, il est fortement recommandé aux licenciés de marques françaises de procéder à l’inscription de leur licence auprès de l’Institut national pour la propriété industrielle (INPI). Cette simple formalité administrative conditionne en effet la possibilité pour les intéressés d’agir sur le fondement de la contrefaçon de marque. A défaut d’une telle inscription, ils sont tributaires de l’action – ou le cas échéant, de l’inaction – du titulaire de la marque ou réduits à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

En droit de l’Union européenne, la question n’était pas aussi tranchée. Interrogée sur l’interprétation à donner de l’article 23 §1 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire1, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) adopte une solution favorable au licencié négligent (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque communautaire2 dont les termes l’autorisaient à agir directement à l’encontre d’éventuels contrefacteurs. Elle avait donc exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan auquel elle faisait grief de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Cette licence n’étant toutefois pas inscrite auprès du registre des marques communautaires (EUIPO), le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour en ces termes « l’article 23 §1 […] empêche-t-il le licencié qui n’est pas inscrit au registre d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire ? ».

Interprétant la disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement, la CJUE répond par la négative en indiquant que cette disposition n’interdit pas au licencié d’agir en contrefaçon en dépit du défaut d’inscription de la licence au registre. Au terme d’une analyse rigoureuse, la CJUE conclut que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques qui n’ont pas été inscrits au registre vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété et non le tiers contrefacteur.

Cohérente avec les finalités du règlement, qui vise notamment, rappelons-le, à lutter contre la contrefaçon, cette solution fera ainsi l’envie des licenciés de marques françaises, qui ne bénéficient pas d’une telle tolérance.

En tout état de cause, l’inscription de la licence de marque, qu’elle soit nationale ou relative à l’Union européenne, demeure utile aux fins d’opposabilité, notamment dans l’hypothèse d’une cession de la marque par son titulaire à un tiers. Il reste donc recommandé de procéder à cette formalité.

Notes :

1 Cet article prévoit que « les actes juridiques (parmi lesquels la licence) […] concernant la marque communautaire ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre ».
2 Depuis l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, les marques « communautaires » sont devenues « marques de l’Union européenne ».

Auteurs :

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Sabine Rigaud, avocat, droit de la propriété intellectuelle

Source : www.lexplicite.fr